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澳大利亚人热爱咖啡，这并不感到惊讶，看到咖啡生产商之间又发生了商标争议。这一次，案件涉及的是速溶咖啡罐的外形，这些咖啡罐在许多家庭和工作场所的厨房中随处可见。澳大利亚联邦法院在 Koninklijke Douwe Egberts BV 诉 Cantarella Bros Pty Ltd [2024] FCA 1277 案中作出裁决。该案件涉及商标侵权指控、违反《澳大利亚消费者法》以及虚假宣传。被告提出反诉，要求取消该商标，理由是该商标缺乏显著性和没有使用该商标的意图（以及其他论点）。
事实
独任法官Wheelahan在审理此案时需要处理大量证据。申请人Koninklijke Douwe Egberts BV（“KDE”）在澳大利亚拥有一个形状商标（见下图注册信息），该商标由一种容器的形状构成。该商标用于销售MOCCONA品牌的速溶咖啡，特别是“ Moccona Classic Medium Roast”咖啡罐（见下图示例）。KDE于2014年1月7日获得了其形状商标的注册，适用于“第30类：咖啡；速溶咖啡”。
澳大利亚商标号 1599824。KDE 形状商标。
“Moccona经典中度烘焙”咖啡罐示例
被告Cantarella Bros Pty Ltd成立于1951年，销售咖啡产品，尤其是其主要品牌Vittoria，该品牌于1958年推出，并且在2023年成为澳大利亚豆咖啡和磨粉咖啡市场中按销售额计算的最高销量品牌。熟悉澳大利亚商标法的读者会认识到被告来自于澳大利亚高等法院在Cantarella Bros诉Modena Trading [2014] HCA 48案中的重要裁决。
2021年，Cantarella推出了一款100克的速溶冻干咖啡产品，使用Vittoria品牌，采用圆柱形玻璃罐，配有金色塑料盖。2022年，Cantarella将该系列扩展至一款400克的速溶冻干咖啡产品，同样使用Vittoria品牌，采用圆柱形玻璃罐，配有玻璃瓶塞盖。该产品还推出了四种口味变种：“经典”（见下图）、"意大利"、"山地种植"和"拿铁"。
Vittoria 400克速溶冻干“经典”咖啡
KDE指控新款咖啡罐侵犯了其根据1995年《商标法》第120条注册的形状商标。KDE还主张Cantarella违反了《澳大利亚消费者法》（ACL）并进行虚假宣传。
裁决
反诉要求取消形状商标
裁判首先处理了反诉要求取消形状商标的问题。在显著性问题上，Wheelahan法官认为该形状商标并未在任何程度上固有地具备区分KDE商品的功能。他指出，罐子的许多特征是由功能性考虑决定的，但该形状也具有一些没有功能目的的美学特征。然而，这些特征旨在唤起一种老式罐子的美学，因此，从这个角度来看，该形状商标“借用了不适合区分任何一个商家的商品的共同遗产特征”。
接着，法院转向了形状商标是否已经获得显著性的问题。Wheelahan法官总结了关于形状商标的关键案例，特别是那些具有功能性元素的案例，并审查了使用证据。似乎申请人在优先日期之前，几乎20年的时间里，都是在澳大利亚唯一使用该形状与咖啡相关的公司。这些没有任何标签或视觉装饰的罐子曾在多则Moccona咖啡的电视广告中显著出现。Wheelahan法官得出结论：
“根据事实情况……申请人已经在他们的营销活动中特别关注了Moccona咖啡罐。他们这样做是为了强调罐子的形状，目的是将其作为来源标识。尽管在其他情况下，申请人没有试图特别突出罐子的形状，但这并不剥夺该罐子作为商标的特征，这是通过申请人使用而获得的。”
鉴于获得显著性的事实认定，法院驳回了反诉，即在优先日期时，KDE并无意在澳大利亚作为商标使用或授权使用该形状商标。法院还驳回了关于KDE在反诉提出的三年内未在澳大利亚作为商标使用该形状商标的论点。此主张引发了关于申请人复杂公司集团结构的问题，只需说明形状商标的拥有者KDE是一个荷兰全资子公司，最终与Jacobs Douwe Egberts AU Pty Ltd（“JDE AU”）有相同的母公司。从1992年起，JDE AU接管了Moccona品牌速溶咖啡在澳大利亚的进口和分销，并且是该形状商标在澳大利亚的使用者。因此，JDE AU是KDE控制下的形状商标授权使用者，因此JDE AU对该商标的使用可以归因于KDE作为注册商标的所有者。
Cantarella还辩称，KDE的形状商标是“因欺诈、虚假暗示或虚假陈述”而被注册的。2014年的首次审查报告提出了关于该形状商标固有显著性的问题，KDE回应称该罐子的“独特”形状自1960年以来一直在澳大利亚使用，并且自那时起没有发生实质性的变化（以及其他陈述），以支持获得显著性的认定。然而，法院指出，文献证据仅支持Moccona品牌速溶咖啡在1977年10月之前曾以与KDE形状商标相似的罐子出售（见下图）。尽管如此，这一虚假陈述并不重要：第二次审查报告指出，商标局没有收到任何证明2008年之前使用的文献证据，并且审查员“根据提交的证据和我自己的额外研究进行了审查。”因此，该商标并非基于在实质性方面虚假的陈述而注册。
1977年10月12日《澳大利亚女性周刊》上关于Moccona的广告
最后，Cantarella辩称，该形状商标是恶意注册的，因为KDE应当知道其他商家在1980年代和1990年代曾在类似的罐子中销售速溶咖啡，因此KDE试图对其他商家使用的通用形状容器获得垄断权。然而，恶意注册是一个严重指控，法院认为，在缺乏更多关于KDE在2014年心态的证据情况下，Cantarella未能为这一主张提供事实依据，因此法院未能认定此案存在恶意注册的情况。
形状商标的侵权
澳大利亚商标法规定，只有在标志被作为商标使用时，才会构成侵权。KDE辩称，Cantarella罐子的形状具有美学吸引力，能够更容易地与其他商品区分开来，从而发挥商标的作用。然而，法院认为Cantarella罐子“相对简单”。至于该标志在广告中的使用，Vittoria速溶咖啡的宣传材料并未特别强调罐子的形状。Wheelahan法官指出，“仅仅展示产品及其包装的图片并不意味着包装的形状会作为商标使用——即使包装几乎总是比贴上的标签要大。”KDE未能证明罐子的形状本身被用作来源标识。
虽然上述结论意味着侵权诉讼必须失败，Wheelahan法官仍然处理了关于误导性相似性的论点。法院在此适用了最近高等法院Self Care案中的指导意见。在考虑假设买家对商标的记忆时，法院没有将Vittoria标志或任何其他材料纳入比较。法院认为，买家会对Cantarella罐子的形状有一个明显不同的视觉印象，其比例显得较高，颈部部分较紧缩，且盖子简单、较低。即便是在记忆不完美的情况下，假设买家也不会真正混淆Cantarella罐子的形状与KDE的形状商标。
ACL 和不正当竞争
转到不正当竞争（与ACL主张一同处理），法院应用了Jif Lemon案中的判定标准，重点考虑了被告的表述是否会导致熟悉Moccona产品的消费者认为存在“商业关联”，即认为被指控侵权的商品与原告的商品之间有商业联系。
与商标侵权分析不同，本案的分析考虑了Vittoria 400克罐子的整体外观，并将其置于消费者接触到该商品的背景下。虽然法院接受了Moccona包装（包括金色标签）所具有的商誉和声誉，且Vittoria 400克产品的“Original Classic”版本使用了金色标签，但KDE提出的不正当竞争主张涉及所有变种，而这些变种的标签颜色各异。此外，“Vittoria”名称和标志在罐子上十分显眼、重复并且明显：Vittoria 400克产品在前面、背面、盖子、底部以及盖子和罐身连接处均有Vittoria标志。“Vittoria”是澳大利亚知名品牌名称，消费者“不会对标有‘Vittoria’的速溶咖啡的商业来源产生疑惑”。因此，ACL和不正当竞争的主张未获支持。
最终思考
由于需要处理许多事实和法律问题，法院不得不作出一份非常详尽的判决。然而，这也意味着该判决提供了一个关于澳大利亚商标法许多重要方面的最新综述。我们将拭目以待，看看本案中提出的众多法律问题是否会被上诉到联邦法院全院。
